美国知识产权诉讼制度及中国电商在美发展涉知识产权侵权概况（上）

一、美国知识产权案件诉讼流程

）

1.临时禁令Temporary Restraining Order, TRO

临时禁令是在审判前由法官签发的法律文件，是一项紧急请求，用于在指定的时间范围内强制或阻止某项行动，旨在要求州或联邦法院基于提交的证据立即采取行动，通常是临时的，有效期较短，根据《美国联邦民事诉讼规则》第65条，临时禁令的有效期一般为14天，当法官认定原告有充足理由时，TRO可以再延长14天。在涉及商标侵权或商业机密使用等法庭案件中，TRO可以在短期内制止专利、版权或商标侵权行为，这些命令旨在作为权宜之计，并且只持续到法院举办初步禁令举行听证会。

TRO通常需要原告提供担保或保证金，以赔偿被告在错误颁发TRO的情况下可能遭受的损失。此外，被告不得对法官关于是否发出 TRO 的决定提出上诉。

2.初步禁令 Preliminary Injunction

初步禁令是在案件早期阶段，通常在TRO的有效期内，申请并经过听证程序后颁发的法院命令。初步禁令要求法院考虑案件的证据和法律观点，并在听证后判断是否有足够的证据支持原告的主张。它的有效期较长，可以持续数月或更长时间。初步禁令的颁发使得在案件审理期间，某些行为仍受限制，以保护原告的权益，同时为案件提供更多的时间来进行审理。

3.永久性禁令 Permanent Injunction

永久性禁令是在整个案件审理结束后颁发的法院命令，它对某些行为施加了永久的限制或禁止，而不仅仅是临时性的或在案件审理期间的。永久性禁令通常是在法院判决或裁决中的一部分，它可以确保被告在将来不再从事某些侵权行为，以保护原告的权益。永久性禁令可以在民事诉讼案件中作为最终的救济措施，用于确保原告的胜诉权利得到有效保障。

4.缺席判决 Default Judgment

缺席判决是基于另一方未能采取行动而作出的对任何一方有利的具有约束力的判决。大多数情况下，当被告没有回应传票或未能出庭时，缺席判决通常会导致对发起诉讼的一方（通常是原告）的有利结果。法院通常会批准原告提出的请求，这可能包括金钱赔偿、禁止令等原告所寻求的其他救济措施。

5.马克曼听证 Markman Hearing

马克曼听证是美国知识产权诉讼中的一个关键阶段，特别是在专利侵权诉讼中。马克曼听证的主要目的是解释专利权的含义和范围，以确定案件中的关键专利术语的定义。这一过程的名称来源于1996年美国联邦最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc.案中的裁决，该裁决确认了法官在专利案件中解释专利权的职权。

◉ 马克曼听证通常包括以下关键步骤：

6.最低限度的联系原则（minimum contact）

中国电商通常在美国无居住地址，只是通过Amazon、eBay等平台上线商品，但美国法院仍有管辖权，便是依据该原则。美国最高法院在国际鞋机公司对华盛顿州的案件中首次明确提出的最低限度的联系原则（minimum contact），并被称为国际鞋机公司原则（International Shoe Company v. State of Washington, 1945）。该原则确立了关于个人管辖权的基本标准，即在与受案法院所在州存在最低限度的联系，并且诉讼的主题与这些联系有关时，受案法院可以行使个人管辖权。

因此，只要美国法院认定美国用户可以在eBay等平台上购买电商所销售的产品，那么美国法院就可以行使属人管辖权，受理其所涉的侵权案件。这是因为，美国法院认为该电商向该州出售产品的行为或意图，都在一定程度上享受着该州的法律和政策的保护。所以即使其在美国并没有居住地址或商业住所，但还是与该州产生了“最低限度的联系”，因而该州的法院应当享有属人管辖权。^【1】

◉ 专利诉讼 ——美国地方法院；美国国际贸易委员会 (ITC) ；美国专利商标局（IPR、CBM 等）

◉ 版权诉讼 ——美国地方法院

◉ 商业秘密诉讼 ——美国地方法院；州法院

◉ 商标诉讼 ——美国地方法院；州法院；美国专利商标局

（三）

初步案件分析，对诉状作出回应，初步的发现阶段，初步的证人面谈，早期和解和许可讨论，移交案件或暂停案件和案件管理会议（CMC）的动议。

①起诉书至案件管理会议（CMC）

表一：起诉书至案件管理会议（CMC）应该考虑的初步问题

来源：《IP Litigation in United States》^【3】

②（前30天）采取步骤以保留相关文件和材料

a.确定相关产品。b. 确定初步披露、关键问题和案件的证人。c. 确定潜在的技术、财务、营销和文档来源。d. 向相关员工、信息技术部门和财务部门发布“文件保留”备忘录，以保留证据。e. 未能保留证据可能导致严重的制裁和在审判中出现问题。

③（前30天）进行初步风险评估

识别潜在的被告产品（例如，与投诉中指控的产品具有相同特征的产品）。估算与美国相关的收入：a. 公司是否直接在美国发货、销售或营销？b. 公司是否具有关于产品最终流入美国的百分比的实际数据？

原告是竞争对手还是非执行实体（NPE）？如果是竞争对手，是否存在被禁令的风险？

原告可以获得什么类型的赔偿？a. 合理的专利使用费b. 丧失的利润

专利案件是否威胁到重要的客户关系？

④选择律师

第一阶段的常见选择

a.是否向美国专利审判与上诉委员会（“PTAB”）提交IPR、PGR或CBM，来质疑专利的有效性？如果提交了IPR、PGR或CBM，是否寻求暂停专利诉讼？

b.是否提交动议，要求转移案件或因个人管辖权缺失而驳回案件？

c.是否对专利持有人提出反诉？

第二阶段通常是专利诉讼实质性阶段的开始。从CMC到Markman听证结束，包括持续的发现和分析，提交Markman备忘录，技术教程和Markman听证之前的法官听证。

① CMC到索赔构造的过程中，涉及以下发现阶段的基本工具：初步披露；书面询问；文档请求；证人审问（通常在第三阶段）

此外，还有当地的专利规则：侵权内容陈述；无效性内容陈述；确定索赔术语及其建议构造；索赔构造的简报和听证会

② 探索：基本工具

初步披露（联邦民事诉讼规则第26条；地方法律专利规则）自愿披露

询问书（联邦民事诉讼规则第33条）对书面问题的回应

文件请求（联邦民事诉讼规则第34条）对书面请求的文件/材料的生产

请求承认（联邦民事诉讼规则第36条）书面请求承认特定事实

证人质询（联邦民事诉讼规则第30条）在法庭记录员和/或录像师面前对证人进行宣誓后的询问

③ 侵权

原告主张侵权：被指控的设备完全在权利要求范围内；在被指控的设备中找到至少一个主张权利要求的所有要素

被告主张非侵权：被指控的设备至少部分地超出权利要求范围，因为它缺少每个主张权利要求的至少一个要素

 ④ Markman听证会

在专利诉讼的"Markman"听证会中，考虑两种类型的证据来进行权利要求的解释：

内在证据（Intrinsic Evidence）：这是与专利文件直接相关的证据，包括专利本身的内容、专利的权利要求、专利描述和专利案的检察历史。内在证据通常被认为是解释权利要求的最重要和最可靠的证据来源。

外在证据（Extrinsic Evidence）：这是除了专利文件外的证据，可能包括技术词汇的字典定义、专家的意见、以往的技术实践或其他专利等。尽管外在证据可以用于解释权利要求，但其重要性和可靠性通常不如内在证据。在使用外在证据时，法院会更加谨慎，以确保它不会与专利文件中的内容相矛盾，甚至一些法院拒绝让当事人在"Markman"听证会上引用外在证据。

①有效管理专利诉讼第三阶段的关键：

a.在第三阶段开始前或刚开始时，确定主要辩护和问题。

b.确认已经找到了正确的公司证人。

c.确保证人为庭审准备投入必要的时间。

d.在第三阶段开始前或刚开始时，选择专家证人。

e.将外部律师（和专家）的注意力集中在这些关键辩护和问题上。将时间、费用和成本花费在非关键问题上的最小化。

f.定期（例如，每月）接收关于律师在关键辩护和问题上进展的更新（以及预算问题的更新）。

②管理解决会议或调解

在美国，大多数法院要求当事方在专利诉讼期间至少参加一次管理解决会议或调解。这些解决会议通常发生在第三阶段，通常在案件所在地区举行。解决会议通常由一位地方法官或前法官处理，法院要求当事方派出有决策权威的代表参加解决会议，法官不能强制解决或调解。

阶段四：预审和庭审

图二：美国专利诉讼程序

来源：青岛市知识产权公共服务平台公众号^【4】

二、美国电商平台规则-以亚马逊为例

1.《亚马逊服务商业解决方案协议》^【5】（以下简称《协议》）及知识产权政策^【6】的规定

内容（content） 指适用法律下可著作权保护的作品和受数据库权利保护的内容。

知识产权（Intellectual Property Right）指根据任何法律产生的任何专利、版权、商标、域名、道德权、商业秘密权或任何其他知识产权以及所有附属和相关权利，包括所有注册和续期权利以及因违反、盗用或侵犯上述任何权利而产生的所有诉讼原因。

技术（Technology）：指任何在任何司法管辖区根据法律受到保护或可受保护的：（a) 想法、程序、流程、系统、操作方法、概念、原则和发现；（b) 接口、协议、术语表、库、结构化XML格式、规范、语法、数据格式或其他类似材料；以及（c) 软件、硬件、代码、技术或其他功能性项目。

商标（Trademark）：指任何商标、服务标记、商业外观（包括任何专有的“外观和感觉”）、商业名称、其他专有标志或徽记，或任何其他来源或商业识别符，根据任何法律受到保护或可受保护。

您的商标（Your Trademarks）：指您向我们提供的属于您的商标：（a) 以非文本形式用于品牌目的；以及（b) 与任何特定产品信息或材料分开（并且没有嵌入或以其他方式结合在其中）。

URL标记（URL Marks）：指任何包含或结合了任何顶级域名（例如，com、edu、ca、fr、jp）或任何顶级域名的变体（例如，dot com、dotcom、net或com）的商标，或任何其他标志、名称、短语、标识符或字符字符串。

ASIN 级别（ASIN-Level）：如果亚马逊上的商品或商品包装贴有您的商标，但您并未生产该商品，那么您可以举报整个 ASIN 或整个商品详情页面存在商标侵权行为。

版权（copyright）：版权旨在保护原创作品，如视频、电影、歌曲、书籍、音乐作品、视频游戏和绘画等。通常，版权法旨在激励为了公众利益而创作原创作品。要获得版权保护，作品必须是由作者创作的，且必须具有一定程度的创新性。原创作品的作者通常拥有该作品的版权。

专利（patent）：专利是针对发明的一种法律保护形式。已公布的专利可授予其所有者禁止他人在固定年限内制造、使用或销售发明的权利。在美国，专利有两种主要类型：实用新型专利和外观设计专利。如果亚马逊上的 ASIN 或商品侵犯了您的实用新型专利，那么您可以举报整个 ASIN。在您的通知中提供调查举报专利侵权行为的法院命令或国际贸易委员会命令会有所帮助。

平行进口商品（Parallel Importing goods）：权利所有者可以禁止第三方在未经其同意的情况下向欧洲经济区 (EEA) 或巴西进口他们的商品。但是，他们不能禁止转售经授权合法进口到 EEA 或巴西的商品。例如，如果一件销售商品最初合法进口到英国，然后由第三方转售给意大利买家，则不属于侵犯知识产权的平行进口商品。这也适用于土耳其境内的受版权保护的内容。您可以举报平行进口商品存在商标或版权侵权行为，具体取决于您的知识产权。请务必指明商品（版本）是否为平行进口商品，即从未征得您的同意进口到 EEA 的商品，以及您如何确定该商品为平行进口商品。您也可以选择在商品详情页面上指定提供平行进口商品的特定卖家商品，在这种情况下，我们建议您进行测试购买，以确认卖家是否确实提供平行进口商品，或在相关卖家商品描述页面中引用特定文本。

公开权（Right of Publicity）：公开权，通常称为人格权利，是个人控制其姓名、图片、肖像或其他身份信息在商业使用方面的权利。您不得发布侵犯他人公开权的内容，也不得在未经友好同意的情况下威逼或以其他方式恐吓他人以获得使用其公开权的许可。如果您声称拥有公开权，则必须明确提出您的权利并提供证据来支持您的索赔，以便我们完成调查。

②当卖家涉及侵犯知识产权活动时，以下条款允许平台冻结、没收卖家的账户资金。

《协议》条款2.5如果我们判断您的行为或表现（或您在网站上提供的任何产品，或您的交易）可能导致退货、退款、索赔、争议、违反法律或协议条款，或给亚马逊（包括亚马逊对第三方的任何潜在责任）带来其他财务风险，我们可能会选择：（a) 根据我们对亚马逊或第三方的风险评估，对您的账户设立保留金（包括扣留应付给您的款项或要求您支付款项），并通过通知您随时修改所需保留金的金额；或者 (b) 从我们可能向您支付或欠您的款项中扣留、抵扣或冲抵一定金额。上述 (b) 条中提到的相关金额，将由亚马逊基于我们对风险、责任或义务的估计来确定，亚马逊可能会保留此类金额，直到我们判断相关风险消失，或相关责任或义务解除，以较早者为准。

《协议》条款2.6如果我们确定您的账户被用来进行欺诈、欺骗或非法活动，或者如果我们（或其他为向您支付款项而必要的实体）在向您支付款项时将违反或可能违反任何法律，那么我们可以在不限制我们可能拥有的任何其他权利的情况下，根据我们的自由裁量权，暂时或永久扣留给您的任何相关支付。

③ 以下条款为卖家与亚马逊平台发生知识产权纠纷时的赔偿事项

《协议》条款6.1 一般原则：如出现任何第三方索赔、损失、损害、和解、费用、其他责任（包括但不限于律师费）（以下简称“索赔”），且该索赔源自或与以下相关：（a) 您未遵守适用法律，（b) 您的产品，包括提供、销售、履行（FBA服务所致的除外），（c) 您的材料，或（d) 您的行为，包括与客户的交易；（e) 与您的产品、材料或交易有关的任何实际或声称的知识产权侵权；

《协议》条款6.2 亚马逊的赔偿义务。亚马逊将为您及您的董事、高管、雇员和代理辩护、赔偿并使之免受损害，以应对任何第三方因以下原因提出的索赔：（a) 亚马逊未遵守适用法律；或（b) 声称亚马逊商店的运营侵犯或挪用了该第三方的知识产权。

《协议》条款6.3 流程：如果任何需要赔偿的索赔可能对我们产生不利影响，我们可以在适用法律允许的范围内，自费自愿介入该程序。任何一方未经另一方事先书面同意，不得同意任何判决的录入或对任何需赔偿的索赔进行和解，该同意不得无理拒绝；但是，一方可和解任何完全针对且完全影响该方的索赔。

④亚马逊不接受的通知类型

兼容性：亚马逊不会强制施行通知，要求移除表明与商标商品兼容的真实陈述。如果商品详情页面明确且真实地声明该页面上销售的商品与商标商品兼容，则亚马逊不会对针对商标用语使用的通知采取措施。

位置： 如果您举报注册商标或专利的侵权行为，则您的注册商标或专利必须在您举报侵权行为的国家/地区进行注册。如果知识产权通知涉及的注册商标、设计或专利所在的国家/地区不是发出删除要求所针对的国家/地区，则亚马逊不会采取措施。例如，如果您在意大利注册了商标，并且要求亚马逊从美国的亚马逊商城移除相应 ASIN，那么亚马逊可能会拒绝您的通知。

最低宣传价格 (MAP) 协议：亚马逊尊重制造商为其商品签订独家经销协议的权利。但是，违反此类协议并不构成侵犯知识产权。由于这些协议的强制施行是制造商和经销商之间的事务，因此亚马逊不会协助此类强制施行活动。

独家经销（中国、法国和阿联酋除外） - 亚马逊不会执行独家经销权，但有专门针对选择性或独家经销的法律规定的国家/地区除外。

平行进口或保修索赔（欧盟、巴西或土耳其的适用地区除外）：亚马逊仅接受平行进口商品索赔，因为它符合每个商城的监管法律。例如，如果权利所有者可以合法地对进口到欧盟的商品提出索赔要求，那么这些权利将不会扩展到美国市场。仅当权利所有者提出有效的平行进口商品索赔时，亚马逊才会评估保修索赔。

条形码所有权：亚马逊不会强制施行条形码、UPC 或 EAN 的所有权。

要提交知识产权侵权通知，您必须是拥有所举报 IP 的权利所有者，或者是经权利所有者许可代表其提交通知的代理人。对于亚马逊如何处理侵权投诉的常见问题，权利所有者也可以在我们的卖家论坛中分享答案。

如果您的品牌已在亚马逊品牌注册中注册，那么您可以通过举报违规行为 (RAV) 工具或我们的举报侵权表单提交举报通知。没有在亚马逊品牌注册中注册品牌的权利所有者可以通过举报侵权表单提交举报通知。要求通知提交者登录到亚马逊账户，以便使用任一表格提交有关侵犯商标、版权、专利或其他知识产权索赔的举报。

在举报通知中应该包含以下信息：

⑥提交侵权通知的结果

您将收到一条确认消息，表明我们正在审核您的侵权通知。您的通知得到处理之后，我们将向您发送一封后续邮件。

如果您的通知有效，我们会向负有责任的卖家通知您提出的索赔，并在他们有任何后续问题时与其分享您的次要联系信息。

如果您的次要联系信息不可用，我们将与卖家分享您的主要联系信息。

如果您的侵权通知得到接受，我们将移除您举报的内容并对负有责任的卖家采取适当的措施。亚马逊不会分享尚未公开的操作详情。

如果您的侵权通知被拒绝，我们将不会移除您举报的内容，也不会对卖家采取任何措施。您会收到通知被拒绝原因的通知。您将收到一封通知，内含拒绝您的侵权通知的原因。

重要：持续提交不准确或虚假的通知可能会导致您的提交权限被撤销。

注释：