中国企业如何高效应对美国国际贸易委员会诉讼?

走出去智库(CGGT)观察
337调查主要涉及知识产权侵权,也是美国贸易保护主义的一种常见形式,当下越来越多中国公司(尤其是深圳、上海等地区的科技公司、传统制造业企业)被列为337被告,需在美国应诉。
走出去智库(CGGT)特约法律专家、高盖茨律师事务所(K&L Gates LLP)合伙人George Summerfield认为,337调查因其立案快(通常为投诉人提交诉状后30天后立案)的特点,中国被告(答辩人)若对其没有一定了解,在收到诉状时常觉措手不及、望而生畏,也担心会产生高昂的应诉律师费。虽然此类诉讼确实耗时费力,但仍然有办法可以控制成本。
简介
美国国际贸易委员会(ITC)是根据1930年《关税法》第 337 条授权调查美国不公平进口行为的机构。通常而言,提交给ITC的案件涉及注册知识产权侵权指控。但是,不公平进口行为也可以是“普通法”下的不公平行为,后者包括不公平竞争、商业机密盗窃、反垄断等。若ITC认定存在不公平进口行为,其裁决的补救措施可以是禁止答辩人的相关产品进口到美国。
与答辩人不同,投诉人必须在其负有举证责任的每个问题上都胜诉,而答辩人只需在单个决定性问题上胜诉。答辩人可以质疑投诉人提供的证据(例如:投诉人声称专利侵权),也可以提供肯定性辩护的证据(例如:挑战对方专利有效性)。答辩人在两三个问题上均提出可信赖的胜诉立场的情况是比较少见的。换句话说,虽然答辩人可以对与ITC程序相关的每个问题提起诉讼,但这样做通常会浪费资源。
举例来说,投诉人需要证明涉诉不公平行为存在“进入美国的进口”。通常来说,“进口”的事实是没有争议的。在这种情况下,对“进口是否发生”提起诉讼,甚至“收集有关进口的证据文件”,可以说都是在做无效的努力。答辩人最好同意“进口”的确存在,这样答辩人能够分配更多资源专注于其他对其而言胜诉几率更大的问题上。
二、尽快开始收集证据
同样,当答辩人被控商标侵权时,答辩人可以考虑更改其商标以避免侵权。如上所述,除非投诉人直接同意更改商标可解决双方争议,答辩人可将更改后的商标提交给ITC以获得不侵权裁决。在这种情况下,答辩人可以节省大量费用,也能够解决与原始被诉产品相关的侵权问题。
五、考虑多方复审(IPR)程序
IPR程序在美国专利商标局的专利审判和上诉委员会(“PTAB”)进行。任何一方都可以在这种程序中质疑已颁发的美国专利的有效性。与在ITC前主张专利有效性抗辩时,挑战方需要提供“清晰且有说服力的证据(clear and convincing evidence)”,而在IPR程序中,挑战方仅需通过“优势证据(preponderance of evidence)”来证明专利无效,承担的举证责任较小。这种IPR程序相对快捷(从提交申请到最终书面决定需要18个月),而且成本相对低廉。虽然ITC程序将继续与IPR程序并行进行,但在IPR程序中若 PTAB 认定专利无效,通常会使ITC就该专利作出的任何救济决定失效,换句话说,ITC程序中关于该IPR无效专利的救济(如禁令、赔偿等等)会被撤销。IPR程序还可以让答辩人在ITC案件中集中资源专注于挑战对方的专利有效性,而不需要同时应对其他问题,从而为答辩人节省成本。此外,当投诉人针对多个答辩人提出侵权诉讼时,IPR程序可以为答辩人提供和解谈判的筹码。这是因为,如果投诉人不同意和解,IPR程序可能会导致投诉人的专利被宣告无效,这会对投诉人构成巨大的风险。
六、考虑尽早和解
在某些情况下,对答辩人而言,诉讼费用的可预测性(而非诉讼费用的具体数额)才是最重要的。但无论哪种情况,答辩人都应该与诉讼律师协商费用安排。一种选择是每个阶段收取固定费用,即律师为案件的每个阶段收取一定数额的费用。这样一来可以确保答辩人该阶段的费用不会超过商定的金额。另一种选择是以成功费(success fee)换取小时费(hourly fees)的折扣。例如,律所可以在诉讼期间将其常规小时费用打七折,以换取在答辩人胜诉的情况下额外收取40%的所发生律师费作为成功费。这样一来,答辩人及其律师就共同承担了答辩人诉讼风险。上述这些选择为似乎不可预测的、无限制的小时收费方案,提供了有利的替代办法。
结论
对于没有经验的答辩人来说,在ITC被提起诉讼可能是一件令人害怕的事情。虽然应诉ITC诉讼不可避免地会产生成本,但这些成本并非不受限制。如果及时、正确地实施本文讨论的机制,则的确可以节省成本,而且可以大幅节省成本。
(来源:走出去智库)
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